Как передать права на свой дизайн?Лицензия или отчуждение — что выбрать исполнителю

Создали видеоролик, дизайн-проект магазина или иллюстрации для заказчика и получили за это оплату? Но как передать права на созданный контент и в какой момент заказчик становится полноценным правообладателем?

Российское законодательство предусматривает два основных способа распоряжения исключительным правом на произведение: заключение лицензионного договора, по которому автор разрешает использовать произведение определенными способами, и договора об отчуждении исключительного права, по которому исключительное право полностью переходит к другому лицу.

Чем отличается лицензионный договор от договора об отчуждении исключительного права и в каких случаях применяется каждый из них — разбираем в нашей статье.

Интеллектуальная собственность

В чем проблема?

Фотография, сайт, видеоролик, дизайн, текст и другие результаты творчества — нематериальны, их нельзя пощупать, примерить или определить при помощи вещно-правовых категорий, таких как вес, длина, ширина и т.п.

Это объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых возникают авторские права, а не право собственности, поэтому взять и передать дизайн-проект будущей кофейни как, например, стакан с капучино из руки в руки не получится, а значит, традиционные и известные бизнесу договорные конструкции, например, купли-продажи, оказания услуг или поставки — не подходят.

Что такое исключительное право на произведение

C момента создания произведения у его автора возникает совокупность прав, которая называется авторскими.

Главное среди них с коммерческой точки зрения — исключительное право, которое предоставляет автору возможность использовать произведение любым способом, разрешать или запрещать такое использование другим лицам, а также получать вознаграждение за использование произведения.

Исключительное право — это монополия на объект. Обладая исключительным правом, лицо может воспроизводить (копировать) произведение, публиковать его в Интернете, создавать на его основе другого персонажа и использовать любым другим способом. Примерный перечень способом использования перечислен в ст. 1270 ГК РФ.

Для возникновения авторских прав не требуется государственная регистрация, депонирование или соблюдение любых иных формальностей — права возникают автоматически, в момент создания произведения.

Именно исключительное право становится предметом гражданско-правовых договоров.

Какие произведения можно передавать по договору

Договор можно заключить в отношении любого результата творческого труда, в том числе:

• литературных произведений;
• фотографий, иллюстраций, видеороликов и рекламных материалов;
• музыкальных произведений;
• компьютерных программ и мобильных приложений;
• дизайна интерфейсов;
• архитектурных проектов;
• произведений живописи;
• сценариев;
• подкастов;
• шрифтов;
• презентаций.

Например, дизайнер передает права на дизайн-проект ресторана, фотограф — на снимки для рекламной кампании, разработчик — на код мобильного приложения, а иллюстратор — на серию рисунков для детской книги.

Читайте далее: Договор авторского заказа: что нужно знать автору и заказчику

Два способа распорядиться правами на дизайн

Закон предусматривает два основных механизма: лицензионный договор, по которому автор лишь разрешает использовать произведение определенным способом, и договор об отчуждении исключительного права, по которому исключительное право переходит полностью и навсегда.

Выбор зависит от того, желает ли автор (первоначальный правообладатель) сохранить за собой какой-то объем прав и контроля над объектом и порядком его использования или же он желает раз и навсегда попрощаться с ним.

Лицензионный договор: ограниченное использование без передачи права

Лицензионный договор — это соглашение, по которому обладатель исключительного права (лицензиаР) разрешает другому лицу (лицензиаТу) право использовать произведение в предусмотренных договором пределах.

При этом исключительное право остается у правообладателя. Лицензиат получает лишь право использования объекта интеллектуальной собственности в определенных пределах, а не становится его собственником.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

п. 1 ст. 1235 ГК РФ. Лицензионный договор

Пример

Фотограф разрешает интернет-магазину использовать свои снимки товаров только в карточках на сайте. Магазин не вправе публиковать эти же фото в наружной рекламе или в другом интернет-магазине — если это отдельно не согласовано

Право лицензиата может быть ограничено по сроку, территории, количеству экземпляров, способам использования или любым другим критериям, которые согласуют между собой стороны.

Само исключительное право раскрывается через способы использования произведения. Они перечислены в статье 1270 ГК РФ и включают, в частности:

• воспроизведение произведения;
• распространение экземпляров;
• публичный показ;
• импорт экземпляров;
• прокат;
• публичное исполнение;
• сообщение в эфир или по кабелю;
• перевод;
• переработку произведения;
• доведение произведения до всеобщего сведения через Интернет;
• и другие.

Лицензионный договор должен прямо определять, какие именно способы использования разрешены лицензиату. Любое право, которое прямо не указано в договоре, считается непредоставленным.

Зачем нужен лицензионный договор?

Смысл лицензионного договора состоит в том, чтобы правообладатель мог предоставить другой стороне возможность использовать результат интеллектуальной деятельности на оговоренных условиях, не передавая при этом само исключительное право, которое остается за ним.

Правообладатель не лишится прав на объект, но может через лицензионный договор его коммерциализировать.

Лицензионный договор применяется во многих сферах. Например, анимационная студия не производит настольные игры, носки или раскраски со своими персонажами — это делают другие компании, специализирующиеся на производстве указанных предметов.

Примеры, когда использовался лицензионный договор — Kinder Surprise x Фиксики, Sela x Чебурашка, Ecru x Брат.

Фото — ООО «Интернет Решения», АО ««Мэлон Фэшн Груп»», АО «Нова мода»

Чтобы законно использовать мультипликационных персонажей, кадр из фильма, известную фразу или любой другой объект аварских прав на продуктах питания, одежде или на других вещах, производитель должен заключить лицензионный договор с правообладателем.

Исключительная и простая лицензия

Статья 1236 ГК РФ предусматривает два основных вида лицензий — простая и исключительная.

Простая (неисключительная) лицензия оставляет правообладателю возможность самому использовать произведение и выдавать аналогичные лицензии другим лицам.

Исключительная лицензия запрещает лицензиару выдавать аналогичные лицензии другим лицам и самостоятельно использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах переданных прав.

Иметь исключительную лицензию для лицензиата — коммерчески и позиционно более привлекательно, поскольку он будет уверен, что правообладатель никому, кроме него, не передаст права.

Если стороны прямо не указали вид лицензии, по общему правилу она считается простой (неисключительной).

Например, если издательство хочет быть единственным, кто выпускает книгу с иллюстрациями конкретного художника на рынке, то для этого в договоре нужно прямо прописать исключительную лицензию — иначе по умолчанию она считается простой, и художник вправе продать те же иллюстрации еще десяти издательствам.

Существенные условия лицензионного договора

Чтобы лицензионный договор считался заключенным, нужно согласовать три обязательных условия

1. Предмет договора

Однозначно и конкретно определите произведение — описанием, реквизитами или приложением самого файла/макета к договору.

2. Способы использования

Перечислите разрешенные действия с объектом: воспроизведение, доведение до всеобщего сведения в интернете, переработка, публичный показ и т.д. (ст. 1270 ГК РФ). Все способы использования, что прямо не указаны в договоре, лицензиату не предоставлены.

3. Вознаграждение

В возмездном договоре нужно указать сумму или порядок ее расчета — фиксированный платеж, разовые или периодические платежи, процентные отчисления от дохода либо в иной форме. Без этого условия правило ст. 424 ГК РФ (обычная цена при сравнимых обстоятельствах) не применяется, и договор будет считаться незаключенным.

Если договор безвозмездный — то об этом следует прямо указать в нем. Однако не допускается заключение безвозмездного лицензионного договора в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии (п. 5.1. ст. 1235 ГК РФ) — такой договор суд признает недействительным.

Срок, территория и форма договора

Если срок лицензии не указан, договор считается заключенным на 5 лет. Если не указана территория — лицензиат вправе использовать объект на всей территории России. По общему правилу договор заключается письменно; несоблюдение письменной формы в большинстве случаев влечет его недействительность.

Может ли лицензиат передать права дальше — сублицензия

Да, но только с письменного согласия лицензиара, если иное не предусмотрено основным договором (ст. 1238 ГК РФ). При этом сублицензиат не может получить больше прав, чем есть у самого лицензиата, а срок сублицензии не может превышать срок основной лицензии.

Основные ошибки при заключении лицензионного договора

• не указаны конкретные способы использования произведения
• объект лицензии описан слишком расплывчато
• нет условия о вознаграждении в возмездном договоре
• лицензиат использует произведение шире согласованных пределов
• права переданы третьим лицам без согласия правообладателя
• договор не оформлен письменно

Каждая из этих ошибок может привести к признанию договора незаключенным либо к спору о нарушении исключительных прав.

Договор об отчуждении исключительного права: передача права навсегда

Вторым основным способом распоряжения исключительным правом является его полное отчуждение.

Правообладатель перестает быть обладателем исключительного права, а все имущественные права в полном объеме переходят к приобретателю.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

п. 1 ст. 1234 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права

Именно передача права в полном объеме отличает данный договор от лицензионного договора.

Если по лицензии правообладатель лишь разрешает использовать произведение определенными способами, то при отчуждении он полностью утрачивает исключительное право, а приобретатель становится новым правообладателем.

Пример.

Разработчик по договору об отчуждении исключительного права полностью передает компании исключительное право на код мобильного приложения. После этого компания сама решает, дорабатывать ли программу, продавать ли лицензии на нее третьим лицам и защищать ли права в суде — разработчик в этом больше не участвует.

Существенные условия договора об отчуждении исключительного права

Для заключения договора необходимо согласовать несколько обязательных условий.

1. Предмет договора

Необходимо максимально точно определить произведение, исключительное право на которое передается.

2. Вознаграждение

Если договор является возмездным, стороны обязаны определить размер вознаграждения либо порядок его расчета.

Как и в лицензии, при возмездном договоре обязательно указать сумму или порядок расчета — иначе договор считается незаключенным, а правило ст. 424 ГК РФ здесь не работает.

Договор заключается письменно; несоблюдение формы влечет его недействительность.

Читайте далее: Имущество оформлено на одного супруга: чем это опасно

Чем лицензионный договор отличается от договора об отчуждении исключительного права

При отчуждении исключительного права правообладатель полностью передает исключительное право другому лицу и утрачивает его.

По лицензионному договору исключительное право сохраняется за правообладателем, а лицензиат получает лишь ограниченное право использования произведения в пределах, предусмотренных договором.

Критерий	Лицензионный договор	Договор об отчуждении исключительного права
Кто остается правообладателем	Автор (лицензиар)	Приобретатель — навсегда
Объем прав	Только способы, прямо указанные в договоре	Право в полном объеме
Можно ли автору использовать объект самому	Да, если лицензия простая (неисключительная)	Нет, право утрачено полностью
Срок по умолчанию	5 лет, если не указан иной	Бессрочно — на весь срок действия исключительного права
Территория по умолчанию	Вся территория РФ, если не указана иная	Не ограничивается территорией
Передача прав дальше	Только сублицензия с письменного согласия лицензиара	Приобретатель распоряжается правом свободно, в т.ч. может отчуждать или лицензировать права на объект дальше

Какой договор выбрать

Выбор между лицензионным договором и договором об отчуждении исключительного права зависит от целей сторон.

Выбирайте лицензию, если хотите сохранить право и контроль над объектом, планируете продавать похожие права разным клиентам (стоковые фото, шрифты, иллюстрации, шаблоны сайтов) или получать периодические платежи за использование.

Выбирайте отчуждение, если заказчик должен стать полноценным и единственным правообладателем, например, на персональный дизайн-проект помещения или код мобиьного приложения, разработанный «под ключ».

Можно ли передать права на дизайн после того, как работа уже выполнена

Да, права можно передать и постфактум — например, если стороны договорились об оплате, но забыли прописать переход прав в договоре подряда или оказания услуг. В этом случае заключается отдельный лицензионный договор или договор отчуждения — уже на готовое произведение.

Важно различать два случая. Если дизайнер — штатный сотрудник и создал дизайн в рамках трудовых обязанностей, право на служебное произведение по умолчанию принадлежит работодателю (ст. 1295 ГК РФ), но автору полагается отдельное вознаграждение. Если же дизайнер — исполнитель по гражданско-правовому договору (фрилансер, подрядчик, агентство), исключительное право по умолчанию остается у него, если договор прямо не передает это право заказчику (ст. 1296–1297 ГК РФ).

Что написать в договоре с дизайнером: чек-лист

• Предмет: точное описание работы, с приложением макетов, файлов или технического задания.
• Вид договора: прямо укажите — лицензионный договор (и ее вид: простая/исключительная) или договор об отчуждении исключительного права.
• Способы использования: если это лицензия — перечислите все нужные способы (сайт, соцсети, наружная реклама, упаковка, мерч).
• Территория и срок действия прав.
• Вознаграждение: сумма, порядок и сроки выплаты.
• Порядок передачи исходных файлов.
• Гарантии дизайнера, что работа оригинальна и не нарушает права третьих лиц.
• Условия о доработках, правках и передаче связанных прав на промежуточные версии.

Такой договор с дизайнером закрывает вопрос прав сразу, а не создает почву для спора через год.

Какие ошибки чаще всего приводят к судебным спорам

Оплата вместо договора. Компания считает, что раз заплатила за макет — права автоматически перешли. Без прямого указания на лицензию или отчуждение в договоре право по умолчанию остается у автора.

Использование за пределами лицензии. Права куплены для сайта, а изображение разместили еще и на вывеске новой филиальной сети — это уже выход за пределы лицензии и повод для претензии.

Размытый предмет договора. «Дизайн-проект помещения» без макетов, чертежей или описания сложно однозначно идентифицировать — при споре суд может не признать договор заключенным.

Забытое вознаграждение. Возмездный договор без суммы или порядка ее расчета считается незаключенным — правило об обычной (рыночной) цене при сравнимых обстоятельствах здесь не работает.

Передача прав дальше без согласия. Лицензиат выдает сублицензию, не спросив лицензиара — это нарушение договора.

Служебное произведение без документов. Работодатель считает дизайн служебным произведением, но в должностной инструкции создание дизайна не упомянуто и служебное задание не оформлено — право может остаться у штатного дизайнера.

Вместо заключения

Выбор между лицензией и отчуждением — вопрос бизнес-стратегии. Лицензионный договор подходит, если правообладатель хочет сохранить право и лишь разрешить использование на своих условиях. Договор об отчуждении исключительного права нужен, если предполагается полная и окончательная передача прав другому лицу.

Ошибка в выборе вида договора или в формулировке его условий может привести к признанию договора незаключенным или судебному спору. Корректно оформленная передача прав, напротив, позволяет автору законно зарабатывать на своей работе, а бизнесу — использовать дизайн без риска однажды получить претензию от его создателя.